«Pinguim Gordinho» entra no setor de retalho físico e causa processo! Marca de vestuário de 70 anos processa por «violação de marca»

Autor: Fenrir, Cidade Cripto

A empresa de licenciamento PEI Licensing, responsável pela marca de vestuário americana Original Penguin, entrou com uma ação contra o conhecido projeto NFT Pudgy Penguins no Tribunal Federal do Sul da Flórida, alegando violação de marca registrada. A empresa afirma que Pudgy Penguins utilizou indevidamente várias marcas relacionadas a “Penguin” com textos e imagens, infringindo leis de concorrência justa e proteção de marcas.

De acordo com os documentos judiciais, a marca Original Penguin, operada pela PEI Licensing, remonta a 1955, tendo começado a usar o desenho de um pinguim em seus produtos em 1956 e registrado oficialmente a marca “Penguin” em 1967. A marca construiu uma certa notoriedade no mercado global de vestuário ao longo dos anos.

Fonte da imagem: PEI Licensing ｜ PEI Licensing acredita que Pudgy Penguins, ao usar nomes de marca e a imagem de pinguim, pode induzir os consumidores a erro

Os documentos de ação indicam que Pudgy Penguins, ao usar nomes de marca e a imagem de pinguim, pode levar os consumidores a pensar que há uma parceria ou relação entre as duas marcas. A PEI Licensing argumenta que essa situação prejudica a reputação da Original Penguin e sua credibilidade comercial, além de potencialmente afetar o valor de suas marcas registradas a longo prazo.

Marca NFT expandindo para produtos físicos provoca conflitos de marca Pudgy Penguins foi lançado inicialmente em 2021 na blockchain Ethereum, com uma coleção de NFTs, tornando-se uma das IPs nativas mais conhecidas na indústria de criptomoedas. Com a desaceleração do mercado de NFTs, a marca começou a focar em produtos físicos e licenciamento de marca, buscando novas fontes de receita.

Desde 2023, Pudgy Penguins lançou diversos brinquedos de pelúcia e roupas, entrando com sucesso em grandes redes de varejo como Walmart e Target. Segundo dados divulgados pela empresa, seus brinquedos físicos venderam mais de um milhão de unidades em menos de um ano, gerando mais de 10 milhões de dólares em receita.

No entanto, a PEI Licensing aponta que a imagem de pinguim, slogans e nomes de marca usados nos produtos de vestuário e acessórios de Pudgy Penguins são altamente semelhantes às marcas existentes da Original Penguin. Os documentos de ação incluem comparações de produtos, como bonés, moletons e outros itens de vestuário, alegando que os sinais de marca podem causar confusão no mercado.

Fonte da imagem: PEI Licensing ｜ PEI Licensing afirma que Pudgy Penguins, ao usar imagens de pinguim, slogans e nomes de marca em roupas e acessórios, apresenta alta semelhança com as marcas da Original Penguin

Disputa por registros de marca e aviso legal se arrasta há dois anos A PEI Licensing afirma que, já em 20 de outubro de 2023, enviou uma notificação de cessação de violação (Cease and Desist Letter) a Pudgy Penguins, solicitando que parasse de usar marcas de pinguim potencialmente confusas em roupas e produtos relacionados.

Porém, a empresa aponta que, mesmo após receber a notificação, Pudgy Penguins continuou a vender os produtos e a solicitar registros de marcas junto ao Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), incluindo slogans como “Pengu Nation” e “I am my penguin and my penguin is me”.

Em 2024, a PEI também apresentou objeções formais a pelo menos duas dessas solicitações de marca junto ao USPTO. Os documentos indicam que as categorias de produtos dessas marcas são quase idênticas às categorias de vestuário e acessórios de uso prolongado da Original Penguin, podendo configurar concorrência direta.

Nos documentos legais, a PEI acusa Pudgy Penguins de “intencionalmente explorar a reputação e o prestígio de marcas já estabelecidas” e considera que a continuação do uso dessas marcas constitui uma ação deliberada.

Pudgy Penguins nega as acusações, alegando que o posicionamento de mercado da marca é diferente Sobre a ação, Pudgy Penguins afirmou estar surpreso. A advogada da empresa, Jennifer McGlone, declarou que as partes vinham negociando de forma privada e esperavam resolver a questão por diálogo, ficando surpresa com a ação judicial repentina.

A marca acredita que seu design e os sinais visuais diferem claramente das marcas da Original Penguin, e que seu público-alvo e posicionamento de mercado também são distintos. A empresa afirmou que o USPTO aprovou várias marcas relacionadas ao Pudgy Penguins, indicando que as autoridades regulatórias não veem confusão evidente entre as marcas. Pudgy Penguins também publicou uma meme no X zombando do ocorrido.

Fonte da imagem: X/@pudgypenguins ｜ Pudgy Penguins publicou uma meme no X zombando do incidente

Atualmente, a PEI Licensing busca na justiça que o tribunal ordene a Pudgy Penguins a parar de usar as marcas relacionadas, revogue seus registros de marca e exija a devolução de todos os lucros obtidos com a venda de produtos relacionados. Além disso, pede que o tribunal ordene a destruição de todos os produtos que possam causar confusão de marca.

Este caso reflete os desafios enfrentados por projetos NFT ao expandir para o mercado de varejo físico, confrontando as leis de propriedade intelectual e marcas registradas tradicionais. À medida que IPs nativos de blockchain entram em mercados de consumo mais amplos, questões legais relacionadas a marcas e direitos autorais podem se tornar temas centrais para o desenvolvimento da indústria.